立足于證據基礎的馳名商標按需認定 —— “McDonald’s及M圖形”馳名商標保護案
            2021-12-08 商標 李淑華

            案號:

            被訴裁定:商評字[2020]第105391號無效宣告請求裁定書

            一審判決:(2020)京73行初14436號

            裁判要旨:

            被訴裁定認為:爭議商標核定使用的廣告空間出租等服務與申請人餐館服務、魚制食品、三明治等商品和服務在功能用途、銷售場所等方面差別較大,爭議商標的申請注冊不易導致消費者的產源誤認,未構成《商標法》第十三條第三款所指的不予注冊的情形。

            一審判決認為:麥當勞公司旗下第769369號 “McDonald’s及M圖形”商標在“快餐館”服務上已為相關公眾更廣泛知曉,達到馳名程度,第14822617號第35類“麥華仕MHS”商標注冊違反了《商標法》第十三條第三款的規定,應予以宣告無效。

            商標對比如下:

            立足于證據基礎的馳名商標按需認定 —— “McDonald’s及M圖形”馳名商標保護案

            筆者分析:

            筆者分析判決書后發現,本案法官在適用《商標法》第十三條第三款的審理思路可以分為兩個層次。第一層聚焦原告與第三人之間的商標近似判斷,考慮了引證商標知名度和原告實際使用中的惡意因素。首先,訴爭商標中的字母“m”在設計手法、整體外觀等方面與引證商標五的“M”圖形基本相同。其次,原告將“麥當勞”與“McDonald’s”和“M”圖形商標共同使用,已經使三者建立起對應關系,法院強調了該三者均具有高知名度而且時間點在訴爭商標申請日(即2014年7月18日)之前,筆者認為此處應該是考慮了圖形商標相比文字商標具有一定的特殊性。然后,法官提出“原告實際使用時,存在單獨突出使用字母M的情形”,點明原告在實際使用中的惡意。最后,綜合考慮上述因素,訴爭商標已經構成對引證商標五的復制和模仿。第二層聚焦爭議商標注冊和使用的后果,考慮了服務的關聯性和不正當借用商譽因素。首先,肯定訴爭商標核定使用的“計算機網絡上的在線廣告;飯店商業管理;特許經營的商業管理”服務與引證商標五賴以馳名的“快餐館”服務具有一定關聯。其次,拋出觀點:原告將訴爭商標注冊并使用在上述服務上,不正當借用了原告通過對引證商標五進行長期宣傳使用而建立起的商譽,從而可能損害原告的利益。通過前述兩層審理思路順下來,該判決書的說理部分不僅涵蓋了本案關鍵事實,而且內容和邏輯上層層遞進,整體看來有血有肉。

            適用《商標法》第十三條第三款的基礎和前提是引證商標為相關公眾廣泛知曉并達到馳名程度,所以知名度證據的提交和分析是本案關鍵的一步。麥當勞在本案中提交了網頁排名報道公證書、國家圖書館檢索報告、包含(2020)京行終1015號行政判決書在內的馳名商標認定案例等知名度證據證明材料。本所律師在訴訟中對相關證據進行了重新梳理,從而多方面多角度地呈現了麥當勞公司“M”商標的知名度情況。最后,判決書中呈現出的麥當勞公司“McDonald’s及M圖形”品牌形象也是更加立體和生動。關于知名度認定部分摘錄如下:根據原告提交的證據,原告于1990年10月8日在中國深圳開設第一家麥當勞餐廳,此后在中國大陸地區持續使用“McDonald’s”和“M”圖形商標,有報道稱至2010年底麥當勞在中國的餐廳總數已達1100多家。在訴爭商標申請日之前,原告曾連續多年入選《財富》雜志“世界500強”名單、福布斯“全球品牌100強”和Interbrand“全球最佳品牌排名”等榜單。原告投入大量資金通過網絡、電視、戶外廣告等方式進行廣告宣傳,亦有媒體對原告及其麥當勞餐廳進行了大量的報道。此外,還有多份在先行政裁定、決定和法院判決認定引證商標五(即第769369號第42(現43)類“McDonald’s及M圖形”商標)為馳名商標。因此,原告提交的證據足以證明在訴爭商標申請日(即2014年7月18日)以前,引證商標五在“快餐館”服務上已為相關公眾更廣泛知曉,達到馳名程度。

            關于爭議商標與引證商標的近似判斷,本案已經在先有一個關鍵案例,即北京知識產權法院已在(2020)京73行初1074號判決書,該案適用《商標法》第三十條對原告名下相同的“麥華仕MHS”商標和“McDonald’s及M圖形”商標構成近似商標已經作出認定。但是,由于本案爭議商標指定類別為第35類,然而麥當勞公司并未在第35類上申請注冊“McDonald’s及M圖形”圖形商標,國家知識產權局也是基于此在商評字[2020]第105391號無效宣告請求裁定書中對爭議商標予以維持。也就是說,本案適用《商標法》第三十條中“商標相同或近似加商品/服務相同或類似”的規定無法在本案中對麥當勞公司的權利予以保護。此時,麥當勞公司請求法院適用《商標法》第十三條是基于真正的權利保護的需要,最終法院也結合案情和證據按需給予了麥當勞公司名下的第769369號第42(現43)類“McDonald’s及M圖形”商標在“快餐館”服務上馳名商標認定。

            結語

            該判決充分肯定了“McDonald’s及M圖形”商標的價值,而且在“按需認定”的思想指導下,立足于詳實證據基礎的商標再次認定為馳名商標。本案中,《商標法》第十三條的適用為麥當勞公司品牌今后的維權保護提供了更多的可能,按需認定馳名商標能夠幫助權利人更有力的主動打擊惡意申請人抄襲模仿的意圖和行為。同時,本案“McDonald’s及M圖形”商標由第43類“快餐館”服務跨類保護至第35類,也為更多馳名商標的更好地更全面地維權保護提供了重要參考。

            北京市正理律師事務所的李淑華律師帶領的法律服務團隊為麥當勞公司提供了本案一審訴訟的全程法律服務。

            業務領域:
            商標訴訟及非訴業務,版權、域名及其他知識產權訴訟和非訴業務
            此案件代理人
            李淑華 高級合伙人/執業律師 聯系電話:010-68390836
            郵箱:lsh@janlea.com.cn
            擅長領域:商標訴訟及非訴業務,版權、域名及其他知識產權訴訟和非訴業務
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