突破地名限制獲準商標注冊申請之再探究
            2022-03-18 商標 安彩虹

            在商標注冊審查實踐中,國家知識產權局在審理涉及商標法第十條第二款的地名條款時,對于含有地名的商標,一般會采取較為嚴格的審理標準。正如西方一句著名法諺“有規則就有例外”,商標法和商標審查及審理標準在原則規定基礎上亦明確規定了地名可以注冊和使用的例外情形,以下就結合我司代理的“香港李錦記HONG KONG LEE KUM KEE及圖”和“MARIONNAUD PARIS MARIONNAUD PARIS 1984”共3件商標駁回復審案件探究一下含地名商標的審理標準在實踐中的適用。

            案例一:

            李錦記有限公司是一家在中國香港地區注冊、在廣東地區投資建廠并且其產品行銷全國的調味品行業的知名民族企業,曾于2019年9月10日分別在第29類和30類商品上申請注冊了第40937852號和40937851號“image.png”商標,國知局經過審理下發《商標駁回通知書》認為:該標志含有“香港”,為我國縣級以上行政區劃地名,不得作為商標使用。

            眾所周知,香港,英文為Hong Kong,屬于商標法第十二條第二款規定的“縣級以上行政區劃的地名”。本案中,代理人分析了申請商標各個組成部分的顯著性和地位,充分闡述了李錦記有限公司在香港成立、在內地發展壯大的悠久歷史,證明“李錦記”品牌來源于香港,其自身長久累積的知名度與香港密不可分,“香港”在商標中僅起到真實標志申請人所在地的作用,并且,申請人以往曾獲得過帶有“香港”字樣的商標在中國的注冊,積極說服審查員準予該商標的注冊。目前,國知局經過審理已下發裁定,認為申請商標中的“香港HONGKONG”雖為縣級以上行政區劃的地名,但該部分與其他顯著特征的標志相互獨立,且申請人地址確在中國香港地區,該文字僅起真實表示申請人所在地作用,故申請商標不屬于《中華人民共和國商標法》第十條第二款所指不得作為商標注冊的標志,并最終決定申請商標在復審商品上的注冊申請予以初步審定。

            案例二:

            瑪麗奧諾香水簡易股份公司旗下的“Marionnaud Paris瑪莉娜”是法國著名高端美妝零售品牌,該公司曾于2020年5月29日在第3類商品上申請注冊了第46761675號“ image.png”商標,國知局經過審理下發《商標駁回通知書》,認為:該標志中“PARIS”譯為“巴黎”,屬于公眾知曉的外國地名,不得作為商標使用。與案例一類似情形,“PARIS”譯為“巴黎”,巴黎是法國的首都和最大城市,是法國的政治、經濟、文化和商業中心,屬于世界一線城市,顯然是我國公眾知曉的外國地名。本案中,代理人詳細分析了該商標各個組成部分的內容和結構、闡述了申請人在巴黎成立、發展的悠久歷史、以及“Marionnaud”品牌自身長久發展所獲得的知名度、以及相同商標在法國獲得注冊的證明、以及來自巴黎的企業在中國注冊的帶有“PARIS”字樣的商標的先例等,積極說服審查員準予該商標的注冊。后經過駁回復審程序,國知局認為,雖然申請商標含有“PARIS”,但申請商標所含地名與具備顯著識別特征的“Marionnaud”相互獨立,地名僅起到真實表示申請人所在地的作用。故申請商標未違反《商標法》第十條第二款的規定,并最終決定:申請商標在復審商品上的注冊申請予以初步審定。

            案件簡評

            《商標法》第十條第二款規定:縣級以上行政區劃的地名或者公眾知曉的外國地名,不得作為商標。但是地名具有其它含義或者作為集體商標、證明商標組成部分的除外;已經注冊的使用地名的商標繼續有效。

            商標法十二條第二款中的“縣級以上行政區劃”包括縣級的縣、自治縣、縣級市、 市轄區;地級的市、自治州、地區、盟;省級的省、直轄市、自治區;兩個特別行政區即香港、澳門;臺灣地區?!翱h級以上行政區劃的地名”以我國民政部編輯出版的《中華人民共和國行政區劃簡冊》為準??h級以上行政區劃地名包括全稱、簡稱以及縣級以上的省、自 治區、直轄市、特別行政區,省會城市、計劃單列市、著名旅游城市名稱的拼音形式?!肮娭獣缘耐鈬孛笔侵肝覈娭獣缘奈覈酝獾钠渌麌液偷貐^的地名,地名包括全稱、簡稱、外文名稱和通用的中文譯名。因此把縣級以上行政區劃地名和公眾知曉的外國地名申請商標,一般情況下很難被核準。

            2016年原商標局和商標評審委員會聯合編撰的《商標審查及審理標準》第一部分“不得作為商標的標志的審查”中關于含有地名的商標的審查規定第三段規定、商標所含地名與其他具備顯著特征的標志相互獨立,地名僅起真實表示申請人所在地作用的,除外。

            具體到以上案例情形,我們總結幾個關鍵共性問題如下:

            一、從商標本身排列組合方式和結構來看,地名部分和其他顯著部分是相互獨立的,且地名部分處于非顯著識別部分

            從商標本身的排列組合方式和結構來看,以上述案例為例,商標整體除了包含作為地名的“香港HONGKONG”和“PARIS”,還包含其它顯著識別的文字或其它圖形等要素,且地名部分與其它部分相互獨立,字體相對較小,通常位于其它顯著識別部分的正下方或者上方,而非整枚商標的正中間核心位置。

            二、商標中的地名應是商標申請人真實所在地

            商標中含有的地名應是商標申請人真實所在地,若商標包含地名,而申請人并非來自該地,使用在指定商品上,容易使公眾發生產地誤認,這種情況下會違反《商標法》第十條第一款第(七)項“帶有欺騙性,容易使公眾對商品的質量等特點或者產地產生誤認的,不得作為商標使用”的規定。

            三、商標中顯著識別部分作為品牌具有悠久的歷史,或者基于長期使用獲得較高知名度,能夠起到對應申請人的產源識別作用

            以上案例中的“李錦記”是國際知名中式醬料品牌,擁有百余年歷史,在我國家喻戶曉,而“Marionnaud Paris瑪莉娜”是來自法國的高端香水、化妝品零售巨頭,作為商標的顯著識別部分,已經過長期的使用,享有較高的知名度和影響力,與申請人之間已建立唯一確定的對應指向關系。因此,申請商標具有較強的品牌識別力,能夠發揮識別商品來源的功能。而地名作為非顯著識別部分,僅是為了真實表示申請人所在地,符合商業標識使用慣例。

            基于以上,一方面,商標申請人真實地來源于該地區,因此不會導致消費者對商品或服務來源產生誤認,另一方面,由于商標本身所具有的獨立顯著識別部分以及經過使用所獲得的品牌識別力,申請商標可以唯一確定地指向申請人,可以起到發揮識別商品來源的功能。因此,申請商標中含有的地名僅是為了真實表示申請人所在地,符合商業標識使用的慣例,從而說服了審查員準予以上商標獲準注冊。

            經驗總結與思考:

            對含地名商標注冊違法性例外規定的運用,審查員一般在商標注冊審查程序中無法對例外情形進行判斷,需要當事人啟動復審程序,并在駁回復審程序中積極舉證,充分闡述含地名的商標的注冊不會發生任何誤導公眾之情形,其標識可以發揮商標識別商品或服務的來源或提供者的功能,并結合類似案例的審理標準,證明含地名的申請商標具備可注冊性。

            上述三件商標能夠作為商標在中國內地獲準注冊和使用,也提醒我們在代理涉及該條款的案件或者接受商標咨詢時,應深入分析該枚商標的整體和主要部分的特征,地名詞匯的作用以及商標注冊是否能起到區分商品或服務來源的作用和功能,在保護公共利益和公共秩序的前提下實現對于私權的合理性、有限度的保護。

            總的來看,由于商標法對地名商標的限制性規定以及商標注冊審查程序的設置規定,包含縣級以上行政區劃的地名或公眾知曉的外國地名的商標的核準注冊之路會比較“曲折”。從節省成本提升注冊效率的方面來看,一般不建議申請包含縣級以上行政區劃的地名或公眾知曉的外國地名的商標。但是,如果商標符合地名注冊的例外規定和情況,且含地名商標對申請人非常重要,或基于歷史原因早有地名的系列注冊商標,抑或地名商標已經投入使用的情況下,可積極爭取復審,以實現對于客戶商標利益的最大保護。

            至此,如上三件商標保護獲得階段性成功,北京正理商標公司的法律服務團隊為本案涉及的李錦記有限公司、瑪麗奧諾香水簡易股份公司提供了駁回復審案件的全程法律服務。

            業務領域:
            商標異議、商標駁回復審、商標撤銷、商標無效宣告及其他評審案件、馳名商標認定、法律咨詢
            此案件代理人
            安彩虹 合伙人/律師/資深商標代理人 聯系電話:010-68390830
            郵箱:an@janlea.com.cn
            擅長領域:商標異議、商標駁回復審、商標撤銷、商標無效宣告及其他評審案件、馳名商標認定、法律咨詢
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